韩国的专利审查高速公路:常见问题解答

发布人:牛少博 发布时间:2020-01-21 来源:法律服务部

自2008年引入美-韩专利审查高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)试点以来,有关PPH实施的各种问题被提出来,包括要求、程序、成本以及使用PPH的资格。

韩国加入了全球PPH试点、IP5 PPH试点,并且还与其他国家的知识产权局签订了多份单独的双边协议。与欧亚专利局、越南知识产权局及沙特阿拉伯知识产权局签订双边协议的计划已于2019年启动。韩国作为在后审查局(Office of Later Examination,“OLE”)收到的PPH申请数量居于全球第四位,紧随美国、中国和日本之后。

韩国NAM&NAM律师事务所准备了以下常见问题解答,以帮助外国客户考虑是否在韩国使用PPH。

(1)在审查程序的哪个阶段可以提出PPH申请?

答:PPH申请可以在收到第一份专利审查决定书的当时、之前或之后提出。

(2)提交PPH申请时是否可以提交修改的权利要求?

答:是。

(3)提交PPH申请后,是否可以提交修改的权利要求?如果是,提交修订版的截止日期是什么时候?

答:是。修改后的权利要求可以在收到第一份专利审查决定书之前提交。此外,如果第一份专利审查决定是“初步驳回”的意见,可以在回复初步驳回决定时提交修改的权利要求。

(4)提交PPH申请时是否还需要进行其他任何修改?

答:如果被在先审查局(Office of Earlier Examination, “OEE”)接受的权利要求不符合韩国的描述要求,则需要对此类权利要求进行相应修改。

(5)是否可以根据除首次申请受理局(Office of First Filing ,“OFF”)以外的其他知识产权局的审查结果在韩国提出PPH请求?

答:是的,根据2014年1月6日启动的IP5 PPH和全球PPH计划,这是可能的。例如,如果提交了基于美国优先权的PCT申请,并在韩国和日本进入了国家阶段,那么如果该申请在日本被接受,则可以根据日本知识产权局作为在先受理局的审查结果在韩国提出PPH申请。

(6)如申请人有两个或多个被接受的申请,在韩国优先选择哪一个申请作为提出PPH请求的基础?

答:通常韩国的审查员会平等对待欧专局、日本和美国的审查结果。因此,如果有来自这些司法管辖区的两个或多个被接受的申请,则可以将任何一个作为提交PPH申请的基础。过去人们认为,基于相应的日本或欧洲专利申请的PPH申请的授予率略高于基于美国相应专利申请的授予率,但现在似乎不再如此。

(7)请列出使用PPH的利弊。

优点:

  1. PPH申请要比非PPH申请更早得到审查,因此可以快速获得专利。

b.PPH申请的授予率高于非PPH申请的授予率。

c.PPH申请收到“初步驳回”的平均次数低于非PPH申请。因此可以节省回复审查决定书的成本。

缺点:

a.为提交PPH申请,韩国权利要求必须与在先审查局接受的权利要求相同。如果PPH申请直接被接受而没有发出任何专利审查决定书,则将失去把韩国权利要求的范围修改到大于在先审查局认可的权利要求范围的机会。

b.由于对PPH申请的审查要早于非PPH申请,因此基于市场或技术变化对权利要求进行修改的期限缩短了。

c.提交PPH申请会产生额外费用。

(8)提交PPH申请需要多少任何官方费用?

答:官方费用为20万韩元(约166.70美元)。

[汇率:1美元= 1200韩元]

(9)PPH申请是否比非PPH申请更早进行审查?

答:是。

(10)对于PPH申请的早期审查,什么时候发布第一份专利局审查决定书?

答:自提交PPH申请之日起,平均在2.5个月内发出第一份专利局审查决定书。

(11)PPH申请中的的第一份专利局审查决定书是“接受公告”的情况有多普遍?

答:根据最新数据,21.1%的PPH申请程序中发出的第一份专利局审查决定书是“接受公告”。

(12)提交PPH请求后,需要多长时间才能收到最终审查决定?

答:根据最近的数据,最终审查决定的平均发布时间为6.2个月。

(13)参加PPH必须提交什么?

答:需要提交以下材料:

a.经在先审查局确认具有可专利性的权利要求书副本,并附有韩文翻译;

b.在先审查局发布的所有专利审查决定书的副本,并附韩文翻译;

c.在先审查局的审查员引用的参考文献副本;

d.权利要求书对应表格。

如果文件可以通过在先审查局的档案访问系统获得,则不必提交(a)和(b)项。

(14)请列举其他统计数据来展示使用PPH的优点

2019年1月-2019年6月 PPH申请 PPH申请和非PPH申请
(a)授予率(%) 80.8 66.7
(b)第一份专利审查决定通过率(%) 21.1 5.8
(c)从提交PPH申请到第一份专利审查决定发布的平均时间(月) 2.5 11.1
(d)从提交PPH申请到最终审查决定发布的平均时间(月) 6.2 15.7
(e)专利审查决定书的平均数量 0.82 1.05

 

编译:任荣晖

原文链接:https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4844c0d2-4f18-4dee-b75f-13384363fdc9

 


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