越南法院审理涉外商标域名争议案件的做法——以德国O.S GmbH公司为例

发布人:牛少博 发布时间:2019-10-16 来源:法律服务部

原告O.S GmbH公司是一家总部位于德国慕尼黑的跨国公司,主要生产制造光源产品。在越南,原告在照明设备、如电灯泡、灯管和发光二极管等行业领域,拥有一系列欧司朗(OSRAM)商标。

原告发现,两个国家顶级域[osram.com.vn]和 [osram.vn,主要诉争域名]在2014年被一越南自然人(被告)注册使用。使用该域名的网站主要销售原告欧司朗商标的产品。

原告先向越南知识产权研究所(VIPRI)寻求关于商标侵权的评价结果,评价结果有利于原告一方,后又通过执行官办公室(Bailiff Office)启动侵权证据见证程序。

2019年初,原告向越南河内法院起诉,请求法院:(1)撤销被告的两个域名;(2)被告向原告支付5亿越南盾(约21,700美元)的实际损害赔偿,含财产损失、收入下降损失和商业机会损失;(3)被告向原告支付2亿越南盾(约8,700美元)的律师费;(4)被告在报纸上公开道歉。

基于案件事实,法院于2019年7月24日作出2019年DSST第29号判决:

  • 撤销两个域名,原告享有优先注册权。
  • 被告向原告支付203,960,000越南盾(约8,870美元)的费用,含律师费。
  • 被告在报纸上公开道歉。

被告另需支付10,198,000越南盾(约445美元)的庭审费用,法院驳回原告主张的5亿越南盾(约21,700美元)的损害赔偿请求。

本案关注点如下:

一、越南[.vn]域名抢注已日渐严重1.越南本地、外国自然人或组织注册含有或仿照其他外国公司商标的域名[.vn],或;

2.越南本地、外国自然人或组织在与商标所有权人商业关系到期或终止后,继续持有含有[.vn]的域名,或;

3.注册人将该域名指向(或威胁指向)另一个诋毁性的网址,或;

4.注册人将含有或模仿其他外国公司知名商标的域名,间接指向自身的另一个域名网址。通过这一方式,当互联网用户用关键词搜索知名商标时,注册人的网站可以提高在谷歌中的搜索排名。注册人一般恶意利用外国公司的商标,敲诈勒索商标权人,或企图从商标权人竞争对手处获益。一些自然人注册他人的知名或驰名商标,但并不使用该域名开展经营活动,伺机从商标权人处获取利益。

域名主要依据先到先得原则获取,因此,应及时注册以避免域名抢注行为。

二、可以采取的解决商标域名争议(域名抢注)的主要措施

1.与申请人协商调解解决;

2.仲裁解决;

3.采取行政措施,主张注册人注册使用争议域名构成不正当竞争行为;

4.向法院提起民事诉讼。

三、越南较为常用的域名抢注解决措施

1.向法院提起民事诉讼;

2.向越南科技部检查团提起行政措施。越南科技部是负责[.vn]域名争议解决的部门,信息通信部负责域名管理。2016年TTLT-BTTTT-BKHCN第14号联合公报发布后,科技部与信息通信部之间逐渐加强合作,通过行政措施解决纠纷更为高效便捷。但当注册人为自然人时,因注册人地址不准确,行政执法部门难以找到注册申请人,不利于解决纠纷,则可通过民事诉讼缺席判决,有效解决域名纠纷。

四、商标域名争议案件原告主张权利的先决条件是商标既需要在越南注册,也需要在越南使用

根据越南知识产权法第130条(d)款,域名抢注是不正当竞争行为,受损害一方可在越南提起诉讼。需向法院提供以下材料:

1.权利人广泛持续使用该知识产权,且知识产权附着的商品/服务为公众所知悉。可作为证据使用的材料包括:广告信息,市场推广,展览展示,销售,销售数量,分销商、合资企业和协会布局体系,投资规模,国家机构和大众传媒的评价,消费者喜好和其他体现知名度和声誉的信息,商业经营活动中体现该标志的商品和服务。

2.被诉一方曾在互联网上使用该域名进行广告宣传或介绍商品信息,销售或许诺销售该商品或相似商品或提供服务,给商标权人名誉造成损失或实质性影响。

3.被诉方注册与他人商标相同的域名,但一年内未曾在越南使用该域名。且在商标权人已通知被诉方后,有合理理由相信注册人注册该域名仅是希望通过转售获取利益,或阻碍商标权人注册该域名。

五、转让或撤销诉争域名的条件之一是,该域名被实际用于发布侵犯知识产权的信息。因此,不同于统一域名争议解决措施,消极持有域名并不一定构成恶意。权利人需密切关注未实际使用的域名,一旦被使用,应立即采取措施主张权利。

六、民事侵权损害赔偿

此案中原告主张的侵权损害赔偿并未获法院支持。实践表明,在越南主张侵权损害赔偿并非易事,大部分侵权损害赔偿都因不存在实际损失而被驳回。因此,原告需提供足够的证据证明因侵权行为受到实际且直接的损害,且证明材料必须清晰明确。

七、民事诉讼律师费用

根据越南知识产权法第205条第3款,除侵权损害赔偿外,工业产权权利人也有权向法院要求侵权人承担雇佣律师的费用。因此,原告有权起诉主张律师费用。

八、执行官的见证人材料(Bailiff’s Witness Document)

互联网知识产权侵权,执行官的证明材料非常关键,通常情况下易被法庭认可。执行官见证人材料主要记录证据性事实,用于支持一方的观点,证明某交易存在的合法性,也可用于证明法律关系的存在。

 

编译:弋谦

原文链接:https://www.ip-coster.com/News/a-trademark-based-domain-name-dispute-heard-by-court-in-vietnam-waht-should-foreign-businesses-know/330

 

 

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