美国法院判决加强了美国对替换零部件的外观设计专利保护

发布人:牛少博 发布时间:2019-08-06 来源:法律服务部

编译者按:近日美国汽车车身零件协会诉福特全球技术有限公司(ABPA v. Ford)汽车替换零部件外观设计专利无效案,以美国联邦巡回上诉法院驳回原告的主张而落幕,体现了美国对于替换零部件外观设计专利保护加强的趋势,我们特编译案例相关争议点和法院观点,供参考。

2019年7月23日,美国联邦巡回上诉法院公布了其关于汽车车身零件协会诉福特全球技术有限公司案简易判决(编号2018-1613)的确认决定,确认已申请的外观设计专利并不因美国法典第35部分第171节的“非装饰性”要求而无效,并驳回了相关的“权利用尽和修理不可执行”理论。与欧洲法律法规主张此类零件不侵权不同,该决定加强了美国对汽车替换零件的外观设计专利保护。

初审中,原告汽车车身零件协会(“ABPA”)起诉被告福特全球技术有限公司,要求美国密歇根州东区地方法院判决宣告福特F-150卡车的引擎盖和前照灯的美学外观设计专利无效和/或无法执行。地区法院做出简易判决,认为已申请的外观设计专利并不因第171节的“非装饰性”要求而归于无效,并驳回了ABPA关于借鉴美国商标法的“美学功能性”理论的主张。地区法院还认为,根据专利用尽和修理原则,上述外观设计并非无效。

联邦巡回法院做出全面确认,否决了ABPA关于“美学功能性”使得这些外观设计不符合第171节的要求的论点。对于这个问题,法院最初的观点是,即使消费者偏好于选择一种特定设计来与整体中其他的部件相配,该设计对消费者产生的美学吸引力也不足以使该设计具有功能性。法院拒绝采信借鉴商标法的论点,即未服务于来源识别功能的美学外观是不可保护的。虽然商标法对美学设计的保护仅限于该设计能够用于区分商品和服务并识别其来源的情况,但“外观设计专利权却明确授予外观设计的所有者在一段有限时间内拥有对特定美学外观的专有权” 。ABPA根据现有的第171节判例法提出的论点也被认为是无效的,因为专利权人进行了有说服力的展示,证明许多替代性的引擎盖和前照灯设计都能发挥与原装零部件相同的功能(注:因此该外观设计对于其功能的实现并非必不可少的,因而不适用美国商标法的“美学功能性”理论)。

法院还驳回了ABPA的“不可执行说”。虽然在销售原装F-150卡车(包括其引擎盖和前照灯)时,外观设计专利所有人的权利的确已经用尽,但“用尽”并不意味着可以未经专利权人许可将该外观设计用于第三方的替换零件,因为“用尽”仅适用于专利权人销售或授权销售的物品。法院认为没有理由对外观设计专利适用不同的规则,外观设计专利与发明专利通常受到相同规则的约束,比如控诉中的禁止反言规则。法院还以类似的理由驳回了ABPA的“修理说”:“F-150卡车销售给买家后,虽然允许买家对适用于卡车的特定引擎盖和前照灯外观设计进行修理,但买家不可以用专利所有人的设计制造新的引擎盖和前照灯。”

该决定加强了对用于修复所有类型物品外观的替换零件的外观设计专利保护,而不仅仅是对汽车零部件而言。该决定还解释了第171节“非装饰性”要求的狭义范围;即使只存在一种可以发挥相同功能的替代性外观设计,哪怕不能作为决定性的证据,也可以成为证明诉争外观设计属于合格的受保护专利的有力证据。最后,该决定重申外观设计专利权遵循与发明专利专利权相同的规则,包括权利用尽和修复原则。

 

注:美国商标法的“美学功能性”原则:根据相关判例,如果一个产品的美学特征对于产品的使用“必不可少”,或该特征是由产品所要执行的功能决定的,即该特征是功能性的,则不能作为商标受到保护。

“专利权用尽与修理原则”:“专利权用尽”原则是指,专利权人自己或者许可他人制造的专利产品被合法地投放市场后,任何人对该产品进行销售或使用,不再需要得到专利权人的许可或者授权,且不构成侵权。由于“修理”属于“使用”的一个环节,根据“权利用尽”原则,专利权人无权干涉。但如果借“修理”名义更换大量零部件、重新组装产品,实质上构成了专利产品的再生产,则构成对专利权的侵犯。

 

编译:任荣晖

原文链接:https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=24e8d6bb-3fb8-42b8-aa65-9ed37d60cb0d

 

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