美国商标局(UPSTO)通过新规,无美国居所的外国人需委派美国律师代理商标申请事宜

发布人:牛少博 发布时间:2019-07-30 来源:法律服务部

美国专利商标局(USPTO)要求,从2019年8月3日起,住所不在美国境内的外国实体申请者、注册人或商标诉讼的当事人,需由专业的美国法律从业者如在美国取得法律从业资格的律师,进行代理。美国商标审判和上诉委员会将“住所”定义为“有永久性固定且有业务的地方”,“一个机构或营业场所,拥有固定装置和有组织的员工”。

合格的美国代理律师必须在每一个商标申请案中提供他/她的职业资格信息,这样有利于该代理律师所代表的申请人参与到未来可能涉及的异议诉讼中。对于不遵守规定,没有找美国律师进行代理的申请人将会收到UPSTO发来的审查意见通知函,要求其委托合格的美国律师处理相关申请事务。不符合规定的申请将仅仅获得申请日期,并且在美国律师被委托之前该商标申请会处于停滞状态,不会进入下面的流程。申请人有6个月回复期。不能找到美国律师代理的申请将被视为放弃。

USPTO公报称,在合适的条件下,UPSTO可以行使自由裁量权,推迟不符合规定的申请的实质性审查进行。然而,在大多数情况下,UPSTO会对申请先进行彻底的审查,然后根据实际情况发通知函。通知函会要求申请人找一位有法律资质的美国律师,或对该申请拒绝注册或者提出其他的要求。如果一个已经成功注册的商标的维护文件在该新规之前生效,则该维护文件的效力被认可,UPSTO不会要求其邀请有资质的律师进行代理。如果必须签发登记后的审查决定书,则该审查决定书中会要求申请人聘用美国律师代理。

在本规则生效日期之前提交的申请书将遵循相同的程序。根据“商标审查程序手册”第1715条规定,提交有关未决申请的抗议信件的第三方不被视为申请人、注册人或诉讼当事人,因此他们并不受该项调整后规则的约束。

本次规则变更也适用于商标审判和上诉委员会的诉讼程序。如果外国商标申请人被要求需要聘请美国律师为其代理,其诉讼程序将被暂停,并且该申请人必须在商标专利审查决定书中规定的时限内找到适合的代理律师。

外国申请人聘请的美国律师必须与UPSTO保持联络。但该外国申请人也可以聘请外国律师代理。但是,外国律师或代理人的任命仅限于代表外国实体的利益,并且只有在相应的住所所在国和USPTO有互惠协议的情况下才允许发生。目前,加拿大律师和商标代理人(即通过加拿大商标代理人考试的非律师)是被两国政府商标专利机构互相承认的,可以在两国帮助外国申请人代理商标事务。值得注意的是,根据变更后的规则,加拿大的专利代理人将不再在商标事项中得到承认,除非他们在加拿大也注册为商标代理人。

关于马德里申请:根据法案第66(a)条(马德里议定书),向世界知识产权组织国际局(IB)提交申请的外国有固定居所的申请人将受到变更后规则的约束。但是,马德里体系尚未针对“必须指定美国律师”做出相应调整,因此该规则变更不会立即影响通过“马德里议定书”提交的商标申请。在马德里体系更新以允许指定美国律师之前,美国专利商标局会取消马德里申请中对于其中的一小部分的新要求。这些申请已满足所有手续和法定要求,并在新规刚做出调整时进行了公布。一旦马德里体系更新和美国的商标申请新规一致,规则变更也将完全适用于马德里申请。

调整规则的原因

为了保护商标注册的完整性,UPSTO对处于商业使用的商标进行严格的审查并批准注册。此外,为了帮助申请人增强在美国注册商标的信心,此次调整旨在防止那些容易因不当签名或错误使用等原因导致商标无效的情形。

为了进一步实现上述目标,USPTO于2017年制定了一项审计计划,允许对同一类别内多种商品或服务注册的商标的使用声明进行随机审核。该计划规定:对于一些特定的商品和服务,申请人应提交额外的使用证明或样本以满足审计要求。除了审计严格把关外,当局还发布了一个额外流程,就是将那些经过电子篡改和伪造的样品予以公示。

新规则反映了UPSTO对一些商标申请和注册的顾虑,及持续努力解决这些问题的努力。其中包括一些非法执业的商标代理行为,如外国非律师在UPSTO为外国申请人进行代理并注册。举例来说,一些外国申请人称自己的商标正在商业使用,但他们所提供的证明样本材料都是经过数字化修改后的,并且都是由没有代理资格的个人和机构进行代理。

另一个顾虑是,大量的中国实体机构在美国进行大量的商标申请以获得政府的奖励(成功申请并注册一个商标大约奖励790美金)。而这种不正当的行为破坏了美国商标注册的准确性和完整性,并且让公众难以确认某一个商标是否可用或者可以注册。这导致合法的商标所有人和申请人不得不花费额外的费用去对那些恶意抢注的商标提出异议,甚至由于类似商标已经被机会主义实体抢注,迫使正在申请商标的申请人不得不放弃注册程序。美国商标专利局称,“这条新的法规具有强制性,要求所有的外国申请人、注册人和当事人必须遵循美国的法律法规,找有资质的美国律师代理商标申请事宜。这不仅有助于UPSTO努力改善和保护美国商标注册的完整性,还将确保外国申请人、注册人和当事人仅受美国专利商标局规章制度的制约。

近几年,美国商标申请量激增,外国申请人的商标申请数量占申请总量的比例大幅增加:

 

国外申请或美国申请的代理情况

2015年

2016年

2017年

申请人自行申请

25.3%

(76140)

27.2%

(83161)

28.5%

(91,593)

美国律师代表

74.7%

(224,958)

72.8%

(223,120)

71.5%

(229,292)

外国律师代表

74.6%

(52,886)

64.1%

(56,231)

56.0%

(64,660)

数据显示,大部分的外国申请人在申请美国商标时都不会去找一个专业的律师代理。USPTO致力于培训审查员,以确定申请人信息的特征,以便对申请人是否可能提供虚构或错误的住址或律师信息进行调查。新规旨在确保商标申请能完全符合美国商标法律和法规。预计商标申请规则的变更将确保商标的注册更准确和可靠,并降低申请费用,同时也有利于避免不恰当的商标注册给消费者带来混淆。

 

编译:周忱

原文来源:https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9d149972-fcf7-4555-8c02-e43f10d4a8a0

 

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